ARTÍCULO DEL MES

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN:

Registro de patente internacional y el PCT

El 25 de octubre de 2019 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación un criterio judicial (tesis aislada) derivado del amparo directo 550/2018, tramitado ante el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que lleva por rubro:

“REGISTRO DE PATENTE INTERNACIONAL. EN LA FASE DOMÉSTICA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO INICIADO AL AMPARO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT), EN QUE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL FUNGIÓ COMO OFICINA RECEPTORA, PUEDE REIVINDICARSE COMO PRIORIDAD UNA SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL PRESENTADA PREVIAMENTE EN MÉXICO.”

El criterio judicial anterior se generó en atención a la problemática siguiente:

¿En México está permitido presentar como prioridad una patente nacional regular para reivindicar la fecha de presentación de otra con el mismo origen o sólo del ámbito internacional? En atención a que el artículo 40 de la Ley de la Propiedad Industrial sólo reconoce como prioridad aquellas solicitudes presentadas en el país después de haberlas presentado en otros Estados, más no autoriza a considerar para un registro nacional otro de la misma naturaleza.

Fuente: Poder Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 2020919. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 25 de octubre de 2019 10:35 h. Materia(s): (Administrativa). Tesis: I.20o.A.33 A (10a.). REGISTRO DE PATENTE INTERNACIONAL. EN LA FASE DOMÉSTICA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO INICIADO AL AMPARO DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT), EN QUE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL FUNGIÓ COMO OFICINA RECEPTORA, PUEDE REIVINDICARSE COMO PRIORIDAD UNA SOLICITUD DE PATENTE NACIONAL PRESENTADA PREVIAMENTE EN MÉXICO. VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 550/2018. Guardian Industries Vp, S. de R.L. de C.V. 12 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretario: Eduardo Hawley Suárez. Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Al respecto, el criterio del Poder Judicial de la Federación señala lo siguiente:

 

Primero. El artículo 8, inciso 2), sub inciso b), del PCT reconoce el derecho a reivindicar la prioridad de uno o varios trámites de registro de patentes presentados en o para cualquier país que sea Parte del Convenio de París, siempre que se gestione conforme a aquél una solicitud de reivindicación con efectos globales.

Asimismo, a diferencia de lo expresamente regulado en el convenio citado y en la Ley de la Propiedad Industrial, el precepto indicado reconoce que la solicitud internacional que reivindique la prioridad de un trámite anterior seguido en un Estado contratante (como es el Estado Mexicano) podrá designar a éste, lo cual se materializa a través de la fase nacional del mencionado procedimiento de reconocimiento internacional.

En ese sentido, los registros regulares de patente iniciados con base en la ley nacional son susceptibles de priorizarse en un procedimiento de reconocimiento internacional y, a su vez, en el registro derivado de esa protección global puede designarse al propio Estado del que se hizo derivar la reivindicación de la solicitud regular, aun cuando no esté previsto así en la norma doméstica y ello implique la prolongación material de los efectos de una patente otorgada mediante una solicitud regular.

Lo anterior, ya que la causa jurídica generadora de esa consecuencia no es, en sí misma, el registro concedido en el trámite regular, sino la reivindicación global generada a partir de la solicitud internacional, cuyos efectos pueden ser reconocidos en la fase doméstica de ese proceso, de acuerdo con el precepto internacional analizado.

 

Segundo. El artículo 8, inciso 2), subinciso b), del PCT constituye Ley Suprema de la Unión, en términos del artículo 133 de la CPEUM, sin que lo anterior riña con la Ley de la Propiedad Industrial, pues el hecho de que ésta omita regular la posibilidad de reivindicar una prioridad previamente registrada en el propio país, no implica un obstáculo para ejercer tal prerrogativa, sino que debe entenderse que complementa y robustece el sistema de protección intelectual mexicano integrado tanto por la norma nacional como por los tratados internacionales suscritos en la materia, conforme al parámetro de supremacía constitucional derivado de la Constitución.

 

Tercero. Se concluye que en la fase doméstica del procedimiento de registro de una patente internacional iniciado al amparo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fungió como oficina receptora, puede reivindicarse como prioridad una solicitud de patente nacional presentada previamente en México.

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